近年来,美国专利商标局(USPTO)对中国商标和专利申请的诚信问题加大核实和处罚力度。一些不当行为已导致多批次中国企业在美国的商标被撤销。一些知名或不知名的中国代理人和代理机构在美国的申请或代理行为可能存在合规问题。最近,USPTO公开了一起涉及中国著名知识产权代理公司管理合伙人的案件,该合伙人因不诚信行为而主动放弃执业资格。案件暴露出专利代理行业中的常见问题,即知名代理人很少亲自处理案件,而是由团队或助理完成。但在法律角度,真正有资格处理案件的是注册过的代理。此案给中国涉外代理机构提醒,美国专利局对诚信问题的执行非常严格。
一些不当行为如冒用律师签名、虚构代理地址、虚假陈述等已导致多批次中国企业在美国的商标被USPTO直接撤销。
一些代理机构和个人在代理客户时未能以合理的勤勉和迅速行动,未能充分监督与其相关的非从业者助理,甚至协助他人未经授权从事法律执业活动等。
该管理合伙人因不诚信行为而主动放弃执业资格,案件暴露出专利代理行业中的常见问题,即知名代理人很少亲自处理案件,而是由团队或助理完成。
未来不排除会有更多类似的情况出现,因此中国企业在选定代理机构时需要更加谨慎,确保代理机构的合规性。
这提醒中国所有涉外代理机构,在美国专利局工作时需要严格遵守规定,否则可能会面临严重的后果。
近年来,美国专利商标局(USPTO)对于来自中国的商标和专利申请,逐渐加大有关诚信问题的核实和处罚力度。一些冒用律师签名、虚构代理地址、虚假陈述等行为,已经造成多批次的中国企业在美国的商标被USPTO直接撤销,相关人员被惩戒。
然而,在已经发生的这些案件中,涉案的中国人员和代理机构多为不知名的个体或“野生”代理机构。这似乎表明中国更知名、更规范的知识产权代理机构在美国的申请或代理行为,可能更有保证。
不过这一情况,随着去年底USPTO的注册和记录办公室(OED)公开的一份USPTO局长同意一名来自于中国著名知识产权代理公司管理合伙人提交的主动辞去USPTO代理执业资格的最终命令,让公众看到了,即使是一家在业内享有很高声誉的专利代理机构,依然在美国严格的“诚信”标准下,未能做到合规,导致相关人员“不得不”以这种主动放弃执业资格的方式来接受“处罚”。
前USPTO工作人员Julie Burke今天在其社交媒体上公布了USPTO做出的一份最终命令,详细记载了USPTO是如何发现这名在USPTO注册为执业代理人的中国管理合伙人在代理美国案件时的”不诚信“行为的。
本案中的主角是拥有USPTO专利代理执业资格的G先生,其目前是中国一家著名知识产权代理X公司的管理合伙人。
G先生的妻子Z女士1994年在美国加州成立了一家名为美国A公司的专利代理机构,G先生是美国A公司的唯一专利从业者。
同一年,G先生在中国创立了一家知识产权代理X公司,并在2001年被晋升为管理合伙人,2018年成为战略管理合伙人,其工作职责就包括与中国X公司有业务合作关系的美国A公司就美国专利申请处理相关业务。
在G先生位于中国X公司的工作团队中,有一名J女士,负责协助G先生的工作。并且G先生亲自对J女士进行过培训。
该团队在美国拥有合法专利代理执业资格的只有G先生,其余人员均未有资质。在这种情况下,USPTO发现了多处违反相关规定的不诚信行为。其中第一项指控包括:
首先,是G先生的不当签名问题。
USPTO发现,中国代理X公司在代表客户处理美国专利申请时,以G先生为主的团队,按照处理事务是实质性专利法律事务还是行政事务来分工合作。所谓实质性专利法律事务是指例如审查意见通知书,行政事务是指例如缴纳授权费、提交终端弃权声明等。
如果J女士确定是涉及实质性专利法律事务时,她会将其转发给G先生,由G先生与一名团队成员共同准备回复,G先生会监督团队成员的工作。这种情况下,G先生表示他会审核提交给USPTO的文件,并签名。
然而,J女士确定涉及到行政事务时,为了在截止日期前完成任务,G先生会授权她代表自己签署文件。也就是为了行政上的便利,G先生还允许J女士在提交给USPTO的文件上签署他的名字。
USPTO认为,G先生未制定确保其非从业者助理不会不当签署提交给USPTO文件的政策和程序,相反,他授权并鼓励提交这些不当签署的文件。
其次,在多起案件中与审查员面谈出现不当行为。
USPTO给出了在三个专利申请案件中,反映出来的G先生与审查员交流的不当行为。
例如在一起案件中,USPTO的专利审查员David在2023年3月5日拨打了记录在案的G先生的电话,希望安排对申请案1进行面谈,但是G先生没接听电话。
当审查员十天后再次拨打时,与一位女士进行了通话,审查员要求提交专利申请互联网通信授权书。
随后,J女士使用G先生的电子邮件给审查员发了邮件,告知已提交。
随后该审查员再次要求与G先生通话,然而J女士在回复邮件中询问审查员能够提供可以授权的修改意见,审查员则回复,USPTO仅被授权与G先生讨论案件细节,并邀请G先生与他联系。
一天后,一个落款为G先生的邮件回复审查员,“我目前正在出差,期待收到您对 [申请案号1] 的意见和建议”。
于是这引起了专利审查员的警觉,并回复邮件称认为他并非在与记录在案的律师沟通。此后在2023年5-8月,审查员继续收到来自显示发件人是G先生的邮件。
直到2023年8月22日,一位女士联系了该审查员的主管,为审查员和G先生安排了次日的电话面谈。
然而在面谈的指定时间,审查员接到一个来电声音为女性的电话,称自己是“G先生”(编者注:疑似USPTO备案律师中没有性别标注)。USPTO后来调查认为G先生本人并未出现。在审查员要求短暂休会后,面谈重新开始,审查员David的主管也加入了面谈,并要求除非重新安排与G先生进行视频会议面谈,否则无法讨论案件实质内容。此后,中国X公司人员未再跟进安排视频会议。
对于这一情况,G先生在向USPTO注册和记录办公室(OED)答复时表示,他经常出差,并称其在2023年3月5日那周没有收到审查员David的任何电话。并告知了USPTO在2023年5-8月期间给审查员发邮件和面谈致电的是其团队中的非USPTO执业从业者的常驻中国的代理W女士。
G先生向OED表示,W女士认为她可以直接联系审查员,因为一个客户对案件进展表示担忧,要求她进行核实,W女士认为该询问与行政事务有关,而非实质内容,因此希望快速解决。G先生表示W女士的行为未经授权,并向OED保证这是一起孤立事件。
然而,USPTO的决定中则认为,这并非是一起孤立事件。认为G先生的非执业资格助理已经多次代替他参加作为记录在案的律师的专利申请面谈。
并又举了两个专利申请案件的例子,在这两起案件中,审查员要求的面谈中,G先生均未露面,而是由其团队的两名非执业资格的女士代替出席。
除了上述第一项指控外,G先生还面临第二项指控:未配合OED的调查。
在USPTO的OED对G先生调查期间,要求其提供其妻子在美国建立的A公司中的角色和但该该角色的时长。随后由其妻子Z女士签署并开具的一份证明G先生为A公司职员的工作证明被提交给USPTO。
然而USPTO认为,尽管有G先生有美国A公司的工作证明、他在USPTO提交文件上的A公司签名栏,以及他在初次和第二次信息请求回复中的陈述,但G先生后来却改口向OED表示他并非受雇于A公司。
另外,USPTO查询到G先生为代理的在美国共有1,475件专利申请记录,因此询问G先生是否 “亲自签署并提交了所有带有您姓名和注册号的文件”。
G先生在回复中表示,只有行政事务性质的文件,是可以由他人代表签署以赶在截止日期前完成。但是直到2024年5月20日,G先生也未向OED提供所要求的申请清单。
综上,USPTO列出了G先生的所有纪律违规行为。
其中针对第一项指控的不当行为包括:(1)未能为客户提供称职的代理服务;(2)在代理客户时未能以合理的勤勉和迅速行动;(3)违反其对审查机构的坦诚义务;(4)未能充分监督与其相关的非从业者助理;(5)协助他人未经授权从事法律执业活动;(6)从事涉及不诚实、欺诈、欺骗或虚假陈述的行为;(7)从事损害司法行政的行为;(8)从事其他对从业者在美国专利商标局执业的适格性产生不利影响的行为。
其中针对第二项指控的不当行为包括:(1)故意作出重大事实的虚假陈述;(2)未能配合OED的调查;(3)从事涉及欺骗、不诚实、欺诈或虚假陈述的行为;(4)从事损害司法行政的行为。
然而,对于上述指控,G先生在2024年12月12日的辞职声明(Declaration of Resignation)中承认:他的同意是自由且自愿作出的,未受到胁迫或强制。但是他否认了OED的所有两项指控。未来恢复执业,OED主任将为确定该恢复执业申请的有限目的确凿的推定出其两项指控。因此他同意被排除在美国专利商标局执业之外。
对于这一请求,USPTO同意了G先生的申请。
似乎,这更像是一种迂回战术,用自己主动来换取被动的潜在处罚。
结语
总体来看,这起案件,暴露了中国专利代理行业普遍存在和习以为常的一种现象,就是知名代理人有的已经很少亲自处理案件,而多是由团队或助理完成,但是从法律角度,真正有资格的应该是注册过代理资格的。
这一点,其实在中国的行业内,管理的也并不严格,这才会出现有时一个知名的代理人,一年的代理数量远远超过其实际业务能力。
专利茶馆曾在2021年的一篇文章中《专利代理挂名是难解,还是无解?》中以数据清晰的还原了目前市场的现状。其中一组数据引人思考:
试问一天代理25件,在中国是怎么实现的?在美国估计早就被惩戒了。当然,对于这一问题,记得过去两年在非正常专利排查中,也会被认定为一个指标,但是在处罚力度上,是否能达到USPTO的程度?而且对于这种情况,专利茶馆还曾做过一个调研,让大家看看有没有解决之道,大部分人的答复是悲观的:目前本案中,USPTO的做法还是针对个人进行了提示,并未殃及其代理的专利案件,但是未来是否有可能会进一步“池鱼遭殃”,都未可知。尤其是在美国国内一篇呼声要应对来自中国的专利申请之下, 任何一个缺陷不排除有被放大的情况。其实这起事件还有一个容易被忽视的地方,为何G先生在过去20年代理了1400多件美国专利申请,可能其中大部分都是采取类似的方式,没有出事,但却在2023年之后,USPTO开始严格调查了?当然,这也不排除是USPTO在执行对中国专利更严政策的一部分计划。很有可能,G先生并非是唯一牵扯进调查的案例,未来不排除会有更多类似的情况出来,因此中国企业在选定代理机构赴美申请专利时,目前就要严格落实相关“一个萝卜一个坑”的政策了,否则不排除有被找旧账的可能性。这也给中国所有涉外代理机构提了一个醒,美国专利局不比中国专利局,没人惯着你。